Tescilsiz Markalarda Önceki Kullanıma Dayalı Hak Sahipliği

Markanın Tanımı ve Marka Olabilecek İşaretler

Marka, bir ticari işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri başka bir ticari işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markalara ilişkin hükümler, Türk Hukuku’nda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmektedir.

Marka olabilecek işaretler, SMK md.4/1’de “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir,” şeklinde açıklanmaktadır.

Bu kapsamda; ayırt edici niteliği olan, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde anlaşılır olan ve sicilde gösterilmesi mümkün her sözcük, şekil, renk, harf, sayı, ses ve ambalaj olmak üzere her türlü işaret marka olabilir diyebiliriz.

Markalardaki Hukuki Koruma ve Tescilli-Tescilsiz Marka Ayrımı

Markalardaki hukuki koruma, kural olarak tescil ile başlamaktadır. Tescilli markaların hukuki korumaları SMK hükümlerince mümkündür.

Ancak ticari hayatta kullanılmakta olan tüm markaların tescilli olduğunu söylemek mümkün değildir. Tescilsiz olarak kullanılan markaların da belirli şartlar sağlandığı takdirde hukuki korumalardan yararlanabileceği öngörülmektedir. Bu durum, Türk Hukuku’ndaki tescil kuralının istisnası niteliğindedir.

Tescili bulunmayan markaların hukuki korumaları ise Türk Ticaret Kanunu (TTK) haksız rekabet hükümleri kapsamında “haksız rekabetin tespiti, haksız rekabetin meni, haksız rekabet neticesinde oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması ve maddi manevi tazminat davaları” ile SMK md.6/3 kapsamında da önceye dayalı kullanım hakkı ile mümkündür.

Tescilsiz Markaların SMK Md. 6/3 Uyarınca Önceye Dayalı Kullanım Hakkı Kapsamında Korunması

SMK md. 6/3 “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.”

Bu kanun maddesi, tescili olmayan ancak önceye dayalı kullanımı bulunan bir markanın, üçüncü şahıslar tarafından tescil ettirilmek istenmesi durumunda; markayı önceden kullanan kişinin hak sahibi konumunda olduğu kabul edilerek itiraz hakkı tanımaktadır. Önceye dayalı kullanım, alelade bir kullanım olmamalıdır; belli bir yoğunlukta kullanımın varlığı aranmaktadır.

Bahsekonu yoğun kullanım sonucunda tescili olmayan markanın ayırt edici nitelik kazanmış olması gerekmektedir. Markanın ayırt ediciliği genel anlamıyla, markanın toplumda bilinirlik kazanması olarak açıklanabilecektir.

Kullanım sebebiyle markanın ayırt edici nitelik kazanmasına neden olan gerçek ya da tüzel kişi, marka üzerindeki gerçek hak sahibi konumundadır. Bu husus, uygulamada markanın kullanıma dayalı öncelik hakkı olarak adlandırılmaktadır. Öncelik hakkının kullanılabilmesi için öğretide birtakım şartlar aranmaktadır.

Bu şartlar;

• gerçek hak sahibinin markası ile sonradan tescil ettirilmek istenen marka arasında iltibas tehlikesinin bulunması,
• gerçek hak sahibinin markasını, tescil ettirilmek istenen markadan çok daha önce kullanmaya başlaması,
• gerçek hak sahibinin kullanımının markasal kullanım olması,
• gerçek hak sahibinin markayı kullanım ile maruf hale getirmesi

 olarak ifade edilebilir.

Ancak bu şartlar bakımından bazı tartışmalar mevcuttur. Tartışmalı hususlardan ilki, önceki kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin gerekli olup olmadığı noktasındadır. Bu hususta Yargıtay’ın önceki tarihli kararlarında Türkiye dışındaki kullanımların da kabul edileceği yönünde bir görüş kabul edilmişse de daha sonraki kararlarında ülkesellik ilkesine atıf yapılarak kullanımın Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. Güncel durumda da kabul bu yöndedir.

Diğer tartışmalı husus ise marufiyet/bilinirlik şartının aranıp aranmamasıdır. Markaların Korunması Hakkındaki KHK döneminden önceki dönemde öncelik hakkının kullanılabilmesi için; markanın açıkça gerçek hak sahibi tarafından üçüncü kişinin başvuru tarihinden önce kullanılmış ve piyasada bilinirlik kazanmış olması aranmaktaydı. Ancak KHK kapsamında bilinirlik şartına açıkça yer verilmemiştir. Konu hakkında Yargıtay’ın farklı görüş ve kararları mevcuttur, örnek kararlar aşağıdaki gibidir:

• Yargıtay 11. HD 09.06.2018 tarihli ve 2016/13807 E. 2018/4547 K. sayılı kararında;

“…Az önce de ifade edildiği üzere, marka üzerinde gerçek hak sahipliği ilkesi geçerli olduğundan markayı ilk kez oluşturup kullanan kişinin 556 sayılı KHK’nın 8/3. maddesi uyarınca korunması gerekmekte olup, bu tür kullanımın markasal kullanım olduğunun kanıtlanması yeterlidir. Bu bakımdan, mahkemece markanın davacı kullanımları ile bilinir hale getirilmediği gerekçesi doğru görülmemiş; bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir,”  şeklinde karar vererek marufiyet şartının aranmasına gerek olmadığı yönde görüş belirtmiştir.

• Yargıtay 11. HD. 08.03.2018 tarihli ve 2016/8528 E. 2018/1843 K. sayılı kararında;

“…Somut olayda davacı babasından intikalen ‘…Mobilya’ ibaresini 1964’ten beri markasal olarak kullandığını ileri sürmüş ise de tescilsiz markanın yerelden daha geniş bir coğrafyada tanıtıldığının ve o işarete üçüncü kişilere karşı da haksız rekabet hükümlerine göre koruma sağlayacak derecede marufiyet kazandırıldığının kanıtlanamamış olması nedeniyle davacının mülga KHK’nın 8/3 ve 8/5 maddeleri uyarınca davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep hakkı bulunmadığı, halde yetersiz gerekçeyle davanın kabule karar verilmesi doğru olmamıştır,” şeklinde karar vererek bu sefer de tam tersi yönde marufiyet şartının aranması gerektiği görüşünü belirtmiştir.

Yargıtay her ne kadar kararlarında farklı görüşler bildirmişse de öğretideki yaygın kabul, marufiyet şartının aranması gerektiği yönündedir.

Markanın Haksız Tescilinden Doğan Hakların Gerçek Hak Sahibine Karşı İleri Sürülmesi

Bir markayı, kötü niyetli ve haksız olarak tescil ettirip SMK Md. 6/3 kapsamında önceye dayalı kullanım hakkına sahip gerçek hak sahibine karşı; tescilden doğan hakların kullanılması durumu uygulamada karşılaşılan bir sorundur.

Marka hakkı tescil ile gasp edilmiş olan gerçek hak sahibi, markanın tescilinden itibaren 5 yıl içerisinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için dava açabilir. Ancak tescil sahibinin kötü niyetli olduğu durumda davanın açılması süreye tabi değildir.

SMK Md.25/6 hükmünde “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez,” şeklinde ifade edilmektedir.

İlgili kanun maddesi gereğince; önceye dayalı kullanım nedeniyle gerçek hak sahibi olan kişinin haksız ve kötü niyetli tescil ile hakkını kullanmaktan men edilmemesi amaçlanmıştır. Ancak ilgili hakkın kullanımı için iyi niyet kuralları çerçevesinde belli bir zaman sınırlaması konulmuştur.

Sonuç olarak; Türk Hukuku’nda markalara ilişkin koruma tescil ile mümkünse de tescilsiz markaların da korumasız bırakılmaması amaçlanmıştır. SMK Md. 6/3 kapsamında tescili olmayan ve gerekli şartları sağlayan markaların sahiplerinin önceye dayalı kullanım nedeniyle gerçek hak sahibi oldukları kabul edilmektedir. Bu kapsamda gerçek hak sahibi, sonradan tescil edilmek istenilen markanın hükümsüzlüğünü 5 yıl içerisinde talep etme hakkına sahiptir.

Av. İmge Atakul

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.